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淺談我國企業(yè)的對外專利申請策略
隨著我國經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展，我國各領(lǐng)域的自主創(chuàng)新能力都在飛速提升，專利的海外申請受到國內(nèi)企事業(yè)單位的高度重視。我國的PCT專利申請量從2009年起已連續(xù)3年增速居世界首位，這意味著未來幾年內(nèi)，我國企業(yè)的自主創(chuàng)新技術(shù)會(huì)通過對外專利申請途徑大踏步進(jìn)入世界各國。在國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略的鼓勵(lì)扶持下，越來越多的我國企業(yè)對對外專利申請策略倍加關(guān)注。
進(jìn)行國外專利申請的企業(yè)通常會(huì)有兩種聲音，一是“費(fèi)用太高了”，二是“申請周期太久了”�？梢�，無論從時(shí)間成本還是資金成本上看，對外專利申請需要的投入都是相當(dāng)可觀的。這迫使企業(yè)必須將資源集中于關(guān)鍵性/重要性技術(shù)。如何用有限的成本，更適當(dāng)?shù)乇Ｗo(hù)自己的專利？筆者認(rèn)為，如果合理把握對外專利申請策略，這個(gè)問題應(yīng)該會(huì)找到答案。
某藥業(yè)公司（下稱C公司）因其產(chǎn)品市場已開始向美洲、歐洲、非洲拓展，計(jì)劃申請國外專利。其知識產(chǎn)權(quán)負(fù)責(zé)人首先想到幾個(gè)問題：這項(xiàng)技術(shù)如果在國外申請專利，需要做哪些準(zhǔn)備工作？大概需要多長時(shí)間？應(yīng)該要做多少預(yù)算？如何提高授權(quán)可能性？
要解決以上問題，先要明白企業(yè)向國外申請專利的目的是什么。就C公司而言，其主要目的有兩個(gè)：一是確保C公司在國外產(chǎn)品銷售或經(jīng)營活動(dòng)的主導(dǎo)權(quán)，提高市場占有率；二是防止競爭對手在國外就相同發(fā)明創(chuàng)造申請專利后，妨礙自身的銷售經(jīng)營活動(dòng)。
以上兩個(gè)目的反映了大多數(shù)較具規(guī)模的企業(yè)的意愿。除此之外，不少企業(yè)還會(huì)考慮權(quán)利的利潤化，將專利權(quán)作為商品收取被許可使用方支付的報(bào)酬。
一、選擇合適的國家/地區(qū)
世界知識產(chǎn)權(quán)組織截至2012年8月20日的信息顯示，《巴黎公約》已有174個(gè)締約國，PCT已有146個(gè)成員國，這表明在大多數(shù)國家/地區(qū)都可通過《巴黎公約》途徑或PCT途徑尋求專利保護(hù)。我國企業(yè)選擇在哪幾個(gè)國家/地區(qū)申請專利，可結(jié)合申請目的從以下幾個(gè)方面考慮。
1．市場需求
如某酵母公司調(diào)研發(fā)現(xiàn)，中東、非洲（特別是北非）居民以發(fā)酵面食為主食，活性干酵母的需求量巨大，但當(dāng)?shù)厥艿皆�、氣候等因素的影響，酵母自產(chǎn)量不足，大量依賴于外部進(jìn)口。其中埃及對干酵母的需求量為1000～1500噸，除其國內(nèi)少量供應(yīng)外，主要從土耳其酵母公司進(jìn)口。巨大的市場需求使該酵母公司看到了產(chǎn)業(yè)化的良好前景。故該公司向沙特、埃及、土耳其等國提出了活性干酵母相關(guān)技術(shù)的專利申請，及時(shí)為技術(shù)產(chǎn)業(yè)化鋪墊了良好的法律保障。
大多數(shù)企業(yè)申請專利的目的是希望權(quán)利合法化，進(jìn)而產(chǎn)業(yè)化形成利潤，因此，發(fā)明創(chuàng)造是否可以在申請國家/地區(qū)產(chǎn)業(yè)化，是非常關(guān)鍵的一個(gè)考慮因素。
2．競爭對手進(jìn)入的國家/地區(qū)
知己知彼方可百戰(zhàn)不殆。各領(lǐng)域的專利大戰(zhàn)提醒企業(yè)，擁有專利對未來發(fā)展至關(guān)重要。
上文中提到的C公司通過調(diào)研了解到，競爭對手已經(jīng)在美國、日本、荷蘭、德國、瑞士、意大利、法國、西班牙運(yùn)用同類產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)行了生產(chǎn)，因此在致力于完善自己技術(shù)的同時(shí)，及時(shí)將這些國家納入優(yōu)先申請國范圍，希望從技術(shù)上控制競爭對手，使其產(chǎn)品生產(chǎn)依賴于自己的專利，甚或使自己的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化，從而取得絕對主導(dǎo)地位。
3．資源環(huán)境
進(jìn)行自然資源的調(diào)研，對圍繞原料進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和專利申請的企業(yè)較為關(guān)鍵。石油化工、礦業(yè)等行業(yè)的企業(yè)多傾向于考慮向海灣國家、俄羅斯、澳大利亞、南非等自然資源豐富的國家申請專利。
4．法律環(huán)境
知識產(chǎn)權(quán)制度是否完備，將直接影響專利的有效實(shí)施。當(dāng)然大多數(shù)《巴黎公約》或PCT成員國已有相對成熟的專利制度，對于少數(shù)制度相對不完備或存在長期戰(zhàn)亂的國家/地區(qū)，可以考慮暫緩專利申請，降低保護(hù)成本。
基于以上4個(gè)方面的綜合評估統(tǒng)計(jì)，歐美日自然成為我國企業(yè)最關(guān)注的對外專利申請國家/地區(qū)。據(jù)2010年數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國企業(yè)通過PCT途徑進(jìn)入上述國家/地區(qū)的專利申請數(shù)量分別是：美國1841件，歐洲1639件，日本693件。從以上4個(gè)原則考慮，這3個(gè)國家/地區(qū)具有共同的特征，經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，各領(lǐng)域技術(shù)產(chǎn)業(yè)化市場寬廣，各項(xiàng)資源豐富，專利制度體系完備，從而競爭對手云集。
二、選擇合適的代理機(jī)構(gòu)
由于在國外申請專利的技術(shù)通常較為重要和關(guān)鍵，所以協(xié)助企業(yè)在國外申請專利的代理機(jī)構(gòu)任重道遠(yuǎn)。筆者認(rèn)為，可從以下幾個(gè)方面對代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查評估：①應(yīng)有較強(qiáng)的綜合技術(shù)實(shí)力；②擁有較為合理的管理機(jī)制；③最好專業(yè)從事知識產(chǎn)權(quán)代理；④避免利益沖突；⑤在本行業(yè)內(nèi)享有盛譽(yù)；⑥應(yīng)承諾合理收費(fèi)與質(zhì)量控制。
國內(nèi)企業(yè)對國內(nèi)代理機(jī)構(gòu)的調(diào)研途徑較為直接，如通過網(wǎng)絡(luò)信息、雙方會(huì)談或?qū)嵉乜疾爝M(jìn)行調(diào)研。而在國外申請專利還必須有國外代理機(jī)構(gòu)的參與協(xié)助，對國外代理機(jī)構(gòu)的評估主要依賴國內(nèi)代理機(jī)構(gòu)。那么國內(nèi)代理機(jī)構(gòu)的選擇就顯得尤為重要。優(yōu)秀的代理機(jī)構(gòu)至少可以從以下幾個(gè)方面為申請人提供幫助：第一，使權(quán)利要求保護(hù)范圍更為合理；第二，提高專利申請的授權(quán)可能性；第三，使企業(yè)從人力與物力上降低相當(dāng)?shù)某杀尽?/span>
我國企業(yè)如欲對外申請專利，在國內(nèi)提出基礎(chǔ)申請時(shí)，就應(yīng)開始考慮代理機(jī)構(gòu)的選擇。專利申請基礎(chǔ)文件相當(dāng)于對外申請的地基，撰寫質(zhì)量直接影響到國外申請的保護(hù)范圍及授權(quán)可能。在PCT國際階段，如代理機(jī)構(gòu)能夠充分利用國際檢索報(bào)告甚至國際初步審查意見，對申請文件按PCT第19條或第34條的規(guī)定作合適修改，則有可能在進(jìn)入國家階段后，提高專利申請?jiān)趪獾氖跈?quán)率。關(guān)于中國申請撰寫對國外申請的重要性以及PCT國際階段申請文件修改的重要性，吳貴明和榮文英分別在發(fā)表于《中國發(fā)明與專利》2012年第1期和第2期的文章中作了探討，此處不再贅述。那么，降低成本又體現(xiàn)在哪兒呢？
我們知道，國外申請?zhí)岢龊�，從申請到授�?quán)的費(fèi)用平均在人民幣10萬元左右，其中大部分費(fèi)用支出集中在審查階段。因國外律師在代理審查意見答復(fù)時(shí)，通常按小時(shí)收費(fèi)，此部分費(fèi)用支出尤其明顯。如按照平均500美元/小時(shí)計(jì)算，答復(fù)1次審查意見需用6個(gè)小時(shí)，1次審查意見的答復(fù)將需要3000美元，約合人民幣2萬元左右。
比較來看，國內(nèi)基礎(chǔ)申請的成本相對較低，中國申請費(fèi)用一般在人民幣1萬元左右，直接提交PCT國際申請的費(fèi)用在人民幣1萬元到1.7萬元之間。如在國內(nèi)委托一家優(yōu)秀代理機(jī)構(gòu)代理，在國外減少1次審查意見答復(fù)，即減少費(fèi)用人民幣2萬元左右，相當(dāng)于減少1件基礎(chǔ)申請的費(fèi)用。如進(jìn)入多個(gè)國家，費(fèi)用控制將會(huì)更為明顯。
綜上所述，代理機(jī)構(gòu)為申請人提供服務(wù)的宗旨就是協(xié)助申請人加強(qiáng)前期投資回報(bào)率，實(shí)現(xiàn)企業(yè)利益最大化。
三、選擇合適的進(jìn)入方式
對外申請專利，選擇何種途徑進(jìn)入有關(guān)國家/地區(qū)，也是費(fèi)用支出的影響因素之一。大多數(shù)企業(yè)會(huì)考慮到PCT申請進(jìn)入國家階段的期限較長的優(yōu)勢，傾向于通過PCT途徑進(jìn)入目標(biāo)國家/地區(qū)。對于區(qū)域性專利組織的成員國，可直接進(jìn)入或通過區(qū)域?qū)＠M織進(jìn)入，費(fèi)用不同，比如歐洲專利申請、歐亞專利申請等。以下以常見的通過PCT途徑進(jìn)入歐洲地區(qū)的專利申請為例進(jìn)行說明。
上文中提到的C公司在進(jìn)行了一系列調(diào)研之后，最終確定通過PCT途徑進(jìn)入美國、日本、荷蘭、德國、瑞士、意大利、法國、西班牙、南非。如何選擇進(jìn)入方式？
目前，《歐洲專利公約》有38個(gè)成員國（包含歐盟全部27個(gè)成員國）和2個(gè)延伸國家。從C公司指定國家看，荷蘭、德國、瑞士、意大利、法國、西班牙6個(gè)國家都為歐洲專利成員國，如果單獨(dú)在各國申請，申請費(fèi)用平均至少為人民幣60000元/國/件申請。而歐洲專利申請費(fèi)用約為130000元/件申請。根據(jù)測算，如果希望在《歐洲專利公約》的3個(gè)或3個(gè)以上成員國尋求專利保護(hù)，通過歐洲專利申請生效登記進(jìn)入，成本支出相對較低。指定國家越多，歐洲專利申請成本優(yōu)勢越明顯。
歐洲專利申請作為一項(xiàng)應(yīng)用較廣的區(qū)域性專利申請途徑，除上述費(fèi)用優(yōu)勢外，還具有如下特點(diǎn)：①一件申請統(tǒng)一由歐洲專利局授權(quán)。②語言統(tǒng)一，歐洲專利局可接受英語、法語、德語3種官方語言，雖然生效登記進(jìn)入，部分國家需要對權(quán)利要求書和/或說明書進(jìn)行二次翻譯，但相比直接申請節(jié)省不少過程文件及文獻(xiàn)翻譯成本。
綜上所述，C公司最終決定，通過PCT途徑進(jìn)入美國、日本、南非、歐洲，通過歐洲專利生效進(jìn)入荷蘭、德國、瑞士、意大利、法國、西班牙。
歐亞專利具有同樣的費(fèi)用及程序優(yōu)勢，而且歐亞專利授權(quán)后無需登記，將自動(dòng)在歐亞專利組織成員國生效。
四、選擇合適的時(shí)機(jī)
PCT申請進(jìn)入國家階段的明顯優(yōu)勢在于期限較長，大多數(shù)國家為30或31個(gè)月。申請人通常利用此優(yōu)勢，延緩進(jìn)入國家階段的時(shí)間，爭取更多的時(shí)間進(jìn)行市場調(diào)研、資金籌備等工作。
由于PCT申請進(jìn)入國家階段可享受政府資助，部分中小企業(yè)雖然比較急于在申請國受到專利保護(hù)，但仍希望通過PCT途徑進(jìn)入目標(biāo)國家。此種情況下，PCT申請進(jìn)入國家階段是否可以實(shí)現(xiàn)呢？對此，筆者通過如下分析進(jìn)行說明：通過PCT途徑與《巴黎公約》途徑在有關(guān)國家尋求專利保護(hù)的不同之處主要在于，提交PCT國際申請后，通常要在國際公布之后進(jìn)入國家階段，但在實(shí)際操作過程中，如申請人希望提前進(jìn)入國家階段，也可在PCT申請受理通知書下發(fā)之后，準(zhǔn)備申請文件副本，提前進(jìn)入國家階段。如過程順利，通常提交PCT申請后3個(gè)月內(nèi)可進(jìn)入國家階段。
由于發(fā)明創(chuàng)造本身和市場競爭形勢及企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的多樣化，申請專利的時(shí)機(jī)也是千變?nèi)f化的，必須根據(jù)具體情況作出正確的選擇。
五、善于利用資助政策
國內(nèi)不少企業(yè)曾在國外遭遇知識產(chǎn)權(quán)訴訟、展會(huì)撤展、被索取高額專利費(fèi)、被海關(guān)扣押產(chǎn)品、被提起“337條款”調(diào)查等情況，這已使我國很多企業(yè)深刻認(rèn)識到在國外申請專利的重要意義。2009年，國家知識產(chǎn)權(quán)局及各地方知識產(chǎn)權(quán)局聯(lián)合財(cái)政部門相繼設(shè)立了資助向國外申請專利專項(xiàng)資金，以鼓勵(lì)與支持中小企業(yè)自主創(chuàng)新。以國家財(cái)政部頒布的相關(guān)政策為例，中小企業(yè)通過《巴黎公約》途徑或PCT途徑向國外申請專利，如各項(xiàng)條件滿足，企業(yè)就每個(gè)申請國家/地區(qū)可享受10萬元資助，最多不超過5個(gè)國家/地區(qū)。在對外申請專利的過程中，如善于利用相關(guān)資助政策，對于申請人尤其是中小企業(yè)來說，在獲取權(quán)利的同時(shí)還可獲得經(jīng)濟(jì)資助，成本將大大降低。
對外申請專利的途徑有很多，如何利用得當(dāng)，需要我國企業(yè)結(jié)合自身的技術(shù)與經(jīng)營策略進(jìn)行分析，最終在合適的時(shí)間，選擇合適的機(jī)會(huì)與代理機(jī)構(gòu)，通過合適的進(jìn)入方式進(jìn)入國家階段，在投入有限的成本后，盡可能做到事半功倍，獲得有效的專利保護(hù)，進(jìn)而參與國際競爭，在國際上爭取到更多的話語權(quán)。（作者:曹 潔 單位:北京康信知識產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司）
——桂林市持衡專利商標(biāo)事務(wù)所轉(zhuǎn)
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